많은 업체들이 실용신안권 및 상표권에 의존해 혁신적인 제품을 보호해왔다. 하지만 이제는 새로운 특허에 대해 고려해야 할 때다. 디자인 특허(Design Parents)가 그것이다. 지적재산을 보호하려는 계획에는 디자인 특허가 큰 역할을 한다. 법률회사 피네간에서 근무하는 버지니아 캐런은 외관과 성능 모두를 중요시하는 제조업체에 있어 디자인 특허 보호의 중요성에 대해 논한다. 

글｜버지니아 L 캐런,  Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner 법률회사 파트너

다음은 버지니아 캐런이 디자인 특허에 대해 설명하기 위해 만든 질의응답이다.

디자인 특허란 지적재산(Intellectual Property, IP)의 일종으로, 새롭고 독창적이며 외관상 특징이 명확한 제품을 보호하는 제도다. 디자인 특허는 특허권자가 제품 제작·사용·판매·수입하는 과정에서 특허를 받은 디자인 혹은 이와 실질적으로 동일한 디자인의 제품을 사용하는 타인을 법적으로 처벌할 수 있는 제도다. 보통 특정 제품이 작동하는 방식에 대해 다루는 실용신안권(Utility Patents)과 달리, 디자인 특허는 제품의 모습, 즉 외형이 어떻게 생겼는지를 확인하고 이를 보호한다. 따라서 소비자가 성능 측면뿐 아니라 외관과 느낌을 살피어 제품을 구매할 때 특히 유용하게 쓰인다.

디자인 특허를 통해 회사의 상표와 고객을 잠재적 위험으로부터 보호할 수 있다. 또한 회사의 예비 부품에 대한 시장점유율을 보호 및 유지하기 위해서도 사용한다. 자동차의 범퍼 커버 및 헤드램프를 포함하고 있는 충돌 부분(Crash Part)이나 전동칫솔의 교체부품 등이 대표적인 예다.

또한 업체들은 디자인 특허를 다층 지적재산 전략의 일부로 활용할 수 있다. 

실용신안권은 제품 기능·제조방법·사용방법 등을 보호하며, 디자인 특허는 장식적이고 외적인 디자인 측면을 보호한다. 예를 들어, 영국 진공청소기 전문업체인 다이슨은 지난 40년 동안 다층 지적재산 전략을 통해 250개 이상의 실용신안권과 125개 이상의 디자인 특허를 획득한 바 있다. 이러한 전략을 활용하는 또다른 기업으로는 삼성과 브라운이 있다. 삼성은 59,000개 이상의 실용신안권과 4,400개 이상의 디자인 특허를 동시에 얻었으며, 남성 그루밍 용품과 주방 및 가전용품을 제작하는 브라운은 1,200개가 넘는 실용신안권과 350개가 넘는 디자인 특허를 획득했다.

다이슨은 진공청소기·팬·히터·드라이어 등의 산업 제품을 제작하는 업체다. 다이슨의 직립형·금속형·휴대형·무선형 진공청소기는 가격이 약 200달러~600달러가량 된다. 이와 비교해 Hoover의 자회사인 TTI Floor Care가 광고하고 있는 경쟁 진공청소기는 유형은 비슷하지만 그 가격이 60달러~300달러에 불과하다. 이처럼 상당한 가격 차이에도 불구하고 다이슨은 지난 2012년 미국 진공청소기 판매량의 5%를 차지했으며 매출은 약 4%가량 증가했다. 이는 진공청소기 시장을 통틀어 가장 큰 성장률이었다. 고급형 제품을 구매할 의사가 있는 소비자들이 성능 측면뿐 아니라 제품 외관 측면에서도 관심을 갖기 시작하면서 다이슨의 손을 들어준 것이라고 전문가들은 분석했다.

미국 외의 국가에서도 디자인과 관련한 사항을 보호할 수 있는가?

그렇다. 또한 전 세계의 산업디자인 출원에 대한 기록을 살펴보면, 앞으로도 엄청난 성장이 계속될 것으로 보인다. 

세계지적재산권기구에 따르면, 중국에서는 지난 2012년 가장 많은 디자인 특허출원이 있었다. 2011년 대비 약 26.1% 높아졌으니 그 성장을 짐작할 만하다. 미국 또한 2012년에 디자인 특허 출원이 부쩍 증가했다. 2011년 대비 7.7% 증가한 것. 

전 세계적으로 보아도 의장등록 출원이 부쩍 늘었다. 2011년 246만 건에서 2012년 271만 건으로 껑충 뛴 것.

디자인 특허를 사용하는 일반적인 사례는 카피캣(모방업체)에게 특허권을 주장하는 것이 있다. 

뿐만 아니라 국제적으로 특허에 대해 등록(신고)하거나 특허권을 획득하고자 한다면 유럽연합이나 중국 등 특정 국가의 세관 등 국가기관에 요청함으로써 디자인 특허를 침해하는 제품의 수입을 막을 수도 있다.

나이키는 수입국에서 횡행하는 위조품에 대해 정지명령을 내리는 데에 성공했다. 디자인 특허의 장점을 공개적으로 홍보한 좋은 사례다. 또한 다이슨은 현재 자사의 의장권(Design Rights)을 주장하며 Euro-Pro나 Cornucopia Products와 같은 회사와 법정공방을 벌이고 있다. 

널리 알려진 애플과 삼성의 대립을 살펴보면, 삼성전자는 애플의 특허권을 침해한 것에 대해 애플에게 9억 3천만 달러에 가까운 금액을 지불하라는 판결을 받았다. 주목할 만한 것은 특허권 안에 디자인 특허 항목이 있었다는 점이다.

타 업체에게 디자인 특허의 사용을 허가함으로써 추가적인 이익을 창출할 수도 있다. 예비 부품 제조업체와 공생하는 관계가 대표적이다.

미국에서는 대중에 공개된 지 일 년이 지나면 디자인 특허 출원이 불가능하다. 즉, 일 년 이내에는 특허출원을 할 수 있는 셈. 하지만 타국에서 획득한 국제적 특허를 미국 내에서도 유지하고자 한다면 상업화하기에 앞서 디자인 특허 출원을 해야 하며, 출원 후 빠른 시일 내에 상업화에 성공해야 한다.

미국의 디자인 특허 출원은 독특한 자격요건을 가지고 있다. 따라서 이 분야에 경험이 있는 변호사와 지속적인 관계를 유지하는 것이 가장 중요하다.